LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Come per i brevetti, anche per i marchi un principio fondamentale è quello dell’esaurimento dei diritti di privativa.
Il principio significa che, se un prodotto contraddistinto da un determinato marchio è posto in commercio in un Paese dell’UE dal titolare del marchio oppure da un altro soggetto che abbia il suo consenso, tale prodotto da quel momento può liberamente circolare in qualsiasi altro Stato dell’Unione. In particolare, chi ha acquistato il prodotto può liberamente esportarlo in un altro Stato dell’Unione liberamente e senza nessun vincolo nei confronti del titolare del marchio.
La liceità delle importazioni parallele è, quindi, ammessa anche nel campo dei marchi. Un ostacolo alla libera circolazione non è ammissibile, né si può parlare di abuso, o contraffazione di marchio, qualora il prodotto sia stato regolarmente venduto, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del marchio, o con il suo consenso.
Se infatti il titolare del marchio potesse opporsi all’importazione di prodotti contrassegnati con il suo marchio, ostacolerebbe la libera circolazione dei prodotti in seno al mercato comune (Centrofarm B.V. e Adrian de Peijper/Winthrop b.v., GADI, 1974, nr. 671; Dansk Supermarked A.S./Imerco A.S., GADI, 1981, nr. 1462).
È accaduto che l’autore di un’importazione parallela non solo rivendesse il prodotto in un altro Stato, ma lo riconfezionasse.
La Corte ha affermato che una restrizione potrebbe risultare, a norma dell’art. 36 del Trattato CE, dal comportamento del titolare del marchio, il quale metta in commercio in più Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse e facesse valere i diritti inerenti al marchio per impedire il riconfezionamento da parte di terzi. La Corte ha puntualizzato che, in tal caso, non si può garantire che il prodotto, distribuito negli Stati membri in varie confezioni, venga riconfezionato senza alterare il prodotto stesso e nel frattempo garantendo sia la funzione essenziale del marchio che l’origine comune del prodotto (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, GADI, 1978, n. 1112).
Problemi strettamente collegati a quelli delle importazioni parallele si pongono quando la proprietà di uno stesso marchio, appartenuta in origine ad un unico soggetto, si trovi frazionata fra una pluralità di soggetti all’interno della Comunità. Una delle controversie principali è il caso Sirena per la quale si veda:

• Sirena Srl/E.D.A., GADI, 1973, nr. 334;
• Novimpex Srl/Sirena Srl, GADI, 1983, nr. 1598
• The impact of the “Sirena” decision on national trademark rights, IIC, 1972, 193.

Nel caso Sirena, la Corte aveva già esaminato il seguente quesito: gli artt. 85 e 86 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che impediscono al titolare di un marchio legalmente depositato in uno Stato membro di far valere il suo diritto di proibire l’importazione da altri paesi della Comunità di prodotti recanti lo stesso marchio legalmente posto all’origine. La Corte aveva risposto che benché il marchio “in quanto statuto legale” sfugga ai divieti di concentrazione dell’art. 85, paragrafo 1, tuttavia l’esercizio di esso può rientrarvi se risulta che con diverse cessioni del marchio si sono volute creare delle frontiere impermeabili tra gli Stati membri ed ostacolare il commercio intercomunitario.
Si trattava nella fattispecie di una questione sollevata dal Tribunale di Milano, avanti al quale una società italiana, che aveva acquistato da un’impresa americana tutti i diritti per l’Italia del marchio Prep, cercava di opporsi all’introduzione del Prep in Italia da parte di un produttore tedesco che aveva stipulato con l’impresa americana una convenzione analoga per la Germania.
L’ipotesi tipica di importazioni parallele ricorre quando il marchio appartiene allo stesso titolare sia nel Paese di origine dei prodotti, sia in quello destinatario. In questi casi può accadere che qualcuno acquisti i prodotti originali nel primo Paese e li rivenda poi nel secondo, senza l’autorizzazione del titolare e in concorrenza con il suo importatore o licenziatario esclusivo. Spesso i prodotti così importanti hanno prezzi fortemente competitivi. Le regole comunitarie sulla libera circolazione delle merci non si applicano alle importazioni da Paesi terzi esterni alla Comunità; queste situazioni non sono disciplinabili dal diritto comunitario e sono soggette esclusivamente alla norma nazionale.