SCAMBIO DI TECNOLOGIA

Lo scambio di tecnologia può avvenire sia mediante acquisto, sia mediante accordi di licenza. Tra le due ipotesi, la seconda è la più seguita ed attuata per la pluralità di benefici che essa comporta.
Tra il 1962 ed il 1970 sono stati notificati alla Commissione Europea circa 3500 accordi di licenza. A titolo conoscitivo, essi erano così distribuiti:

• il 2% erano licenze di brevetti e marchi
• il 4% erano licenze di solo marchio
• il 5% erano licenze di solo know-how
• il 12% erano licenze di brevetti e know-how
• il 15% erano licenze di brevetti, marchi e know-how
• il 27% erano licenze di solo brevetto
• il 35% erano licenze di marchi e know-how.

Il rapporto di cooperazione tecnica (know-how) era quindi presente nel 67% dei casi.
Per capire meglio il problema può essere considerata anche l’inchiesta condotta dal Consiglio delle Federazioni Industriali d’Europa del 1973. Tale inchiesta considerò un campione di otto grandi imprese che concretizzavano 4302 accordi di licenza tra attivi e passivi. Detti accordi erano così composti:

• il 2% erano licenze di brevetti e marchi
• il 3% erano licenze di marchi e know-how
• il 5,5% erano licenze di brevetto, know-how e marchi
• il 10,5% erano licenze di solo know-how
• il 14% erano licenze di solo marchio
• il 22% erano licenze di solo brevetto
• il 43% erano licenze di brevetto e know-how.

Anche questa indagine ha rivelato una presenza dell’elemento cooperativo nel 62% dei casi. Ciò a conferma della peculiarità dello scambio di tecnologia in quanto è prevalentemente scambio di esperienza e quindi di cultura.
La licenza è normalmente una cooperazione tecnica, di media o lunga durata, spesso a livello internazionale, con cui un’impresa pone un’altra impresa nella condizione di poter fabbricare (e/o vendere) un prodotto, o di utilizzare un procedimento, a fronte del pagamento di un compenso. Tale compenso normalmente consiste almeno in una royalty sulla produzione o sulla vendita.
La cooperazione incide necessariamente sulla strategia dell’impresa e presenta sia aspetti fiduciari che elementi almeno potenzialmente di concorrenzialità fra i contraenti.
Questi aspetti peculiari impongono una chiara e definita posizione strategica dell’azienda nei confronti di una cooperazione di questo tipo; inoltre impongono normalmente all’azienda - sia licenziante, sia licenziataria - un’evoluzione organizzativa e culturale che non sempre interviene.
Per l’azienda che possiede tecnologia propria si pone costantemente il problema di determinare come il vantaggio tecnologico acquisito, con le proprie innovazioni e/o invenzioni, possa essere sfruttato con maggior profitto. Una strada è quella di fabbricare e vendere in proprio il relativo prodotto, oppure sfruttare in proprio il relativo procedimento. L’altra strada è quella di ricavare un compenso che può derivare dal cedere, o concedere in uso, la tecnologia stessa. Questa seconda soluzione, per altro la più seguita, comporta il sorgere, ovvero la promozione, di un concorrente quanto meno potenziale. Inoltre, per i recenti orientamenti legislativi, diventa in sostanza impossibile che i prodotti del licenziatario straniero, prima o poi, non compaiono sul mercato nazionale.
Alcune imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni, stabiliscono delle vere e proprie linee politiche in materia di licenza.

Vantaggi e svantaggi della cessione

La cessione di tecnologia sommariamente comporta almeno i seguenti vantaggi:

1. innanzitutto il compenso connesso con la licenza, compenso che può assumere uno o più dei seguenti aspetti:
   1. compenso una tantum a parziale rifusione delle spese sostenute per acquisire la tecnologia;
   2. compenso una tantum per la cessione dei disegni, delle istruzioni, ecc.;
   3. compenso una tantum per la fornitura delle apparecchiature, dispositivi, ecc.;
   4. royalty sul prodotto. Tali compensi e royalty possono essere trasmessi secondo forme e modalità differenti, ciò dipendendo quasi essenzialmente dalla capacità e dalla forza contrattuale dei partner;
2. la possibilità di accedere ad una nuova tecnologia ottenuta come contropartita diretta, od indiretta, a quella offerta;
3. la possibilità di migliorare la propria tecnologia attraverso lo scambio di informazioni, miglioramenti, ecc.;
4. la possibilità di entrare in mercati per l’azienda difficilmente accessibili, od altrimenti non accessibili;
5. la possibilità di ottenere parti, o materiali, a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili nel mercato in cui si opera;
6. la possibilità di dare sfogo alla propria eccedenza organizzativa, nel contempo monetizzandone i contenuti;
7. la possibilità di imporre una revisione alla propria struttura per adeguarla alla cessione di tecnologia e quindi per farla crescere.

Gli svantaggi connessi al cedere tecnologia sostanzialmente sono:

1. la perdita di una posizione di monopolio come acquisita in un certo ambito territoriale, ciò in particolar modo qualora la propria tecnologia abbia permesso di creare un supporto protettivo mediante brevetti e/o marchi;
2. la perdita di una posizione di privilegio come ottenuta in un certo campo della tecnica, se la propria tecnologia è stata tenuta segreta;
3. la possibilità di ritrovare sul proprio mercato i prodotti del licenziatario in concorrenza con i propri;
4. le spese di protezione della propria tecnologia attraverso gli istituti di brevetto e la politica brevettuale conseguente che, in tal caso, non può riguardare solo i Paesi di maggior interesse;
5. il pericolo che avvengano fughe di notizie in relazione al proprio know-how già in fase di trattativa, pericolo che gli accordi o patti di segretezza solo parzialmente delimitano;
6. il pericolo di non trovare un partner con cui instaurare un rapporto di tipo fiduciario;
7. il pericolo che il partner si trasformi, cambi o muti imprevedibilmente, magari inglobando, o facendosi inglobare da, un pericoloso concorrente;
8. il pericolo che il partner acquisisca la licenza per non produrre, o per produrre marginalmente;
9. le responsabilità generali e particolari di contratto che ricadono sul licenziante;
10. le spese di attuazione del contratto che possono essere rilevanti - se non ben definite - e verificate in sede di trattativa;
11. le spese di ricerca del partner e di negoziazione del contratto;
12. i pericoli e le limitazioni insite in certe legislazioni;
13. i pericoli comunque connessi ad una divulgazione dei propri segreti a terzi.

Vantaggi e svantaggi dell’acquisto

L’acquisto di una licenza sostanzialmente comporta i seguenti vantaggi:

1. la possibilità di accedere a nuove tecnologie in tempi e con costi più contenuti;
2. la riduzione dei pericoli insiti in una ricerca condotta in proprio;
3. l’induzione di un nuovo modo di pensare ed operare tra i propri collaboratori e quindi, in genere, una loro crescita;
4. la possibilità di entrare in nuovi campi in tempi molto brevi;
5. la possibilità di acquisire non solo la tecnologia ed il relativo know-how, ma anche di ottenere dati ed informazioni sulle macchine, attrezzature, lay-out, organizzazione, ecc.

L’acquisto può essere svantaggioso per i seguenti fattori:

1. il costo degli adattamenti della tecnologia acquisita al proprio ambiente;
2. il costo degli adattamenti del proprio ambiente alle necessità della tecnologia acquisita, costo che non deve essere valutato solo in termini materiali;
3. le eventuali limitazioni imposte dal licenziante;
4. l’implicita rinuncia a creare una propria struttura di ricerca e di sviluppo e quindi un perdurare di sudditanza tecnologica;
5. l’eventuale obbligo di trasmettere la propria esperienza al licenziante e quindi la consequenziale posizione di subordinazione;
6. l’eventuale onere, anche se eventualmente parziale, del mantenimento e/o della difesa dei diritti acquisiti;
7. la cattiva scelta dell’altro partner;
8. la propria debolezza contrattuale ed organizzativa.

È quindi la sommatoria di questi fattori che può portare l’azienda a definire prima una strategia nel campo dello scambio di tecnologia, poi una politica specifica di scambio.
Tutto ciò tenendo presente che i contratti di licenza o di acquisto (vendita) - per quanto approfonditi e stipulati - accuratamente non possono esaurire tutte le casistiche che l’esecuzione del contratto stesso porta con sé.
Va poi rilevato che ci sono altri tipi di contratto che contemplano lo, e concorrono allo, scambio di tecnologia.
Infatti, si possono concretizzare altri tipi di transazione tra cui, per esempio, transazioni che prevedono condizioni secondo cui lo scambio di tecnologia è legato ad una partecipazione del cedente o del licenziante. Questa partecipazione può anche tradursi in una partecipazione almeno temporale al capitale e/o alla gestione dell’iniziativa connessa o conseguente.
Una trattativa inerente uno scambio di tecnologia, attraverso licenze, deve essere innanzitutto concepita nel contesto di un piano strategico ed organico dell’azienda. Piano che deve essere la consequenziale valutazione dell’evoluzione inducibile nel contesto aziendale in armonia con il mercato diretto e potenziale.
Esaminando i parametri in essere e confrontandoli con quelli inerenti il mercato è possibile costruire una o più ipotesi di sviluppo, anche con tempi differenti. Le due componenti principali sono il tempo tecnico necessario ed il capitale da investire prima di avere il ritorno remunerativo. Anche altre componenti devono però essere considerate: la propria capacità tecnica, mercantile e finanziaria, le eventuali esigenze di alleanze ed accordi, la propria struttura organizzativa, la tipologia dei propri collaboratori, ecc. Da un’analisi di questa pluralità di fattori si ottiene una logica enunciazione di un piano evolutivo, con una o più varianti correttive. Solo quando tutto ciò è chiaro, assimilato ed accettato dalla direzione è bene partire ufficialmente con una trattativa, trattativa che può essere ufficiosamente già stata avviata.
C’è, comunque, un aspetto prioritario da esaminare.
L’entrare, o l’espandersi, in un settore tecnologico deve essere sempre preceduto da un attento inventario dello stato della tecnica. Tale inventario serve a fornire all’azienda una capacità conoscitiva più ampia e completa, mettendo a disposizione praticamente ciò che c’è di più avanzato. Inoltre, permette di valutare la forza, o la debolezza, della tecnologia in oggetto e quindi permette di valutare la strada più conveniente. Infatti, una strada può essere quella dell’utilizzo, un’altra quella dell’aggiramento, un’altra ancora può essere quella della licenza, infine può esserci la strada della ricerca in proprio. Per l’aggiramento, un attento esame dello stato della tecnica può consigliare strade alternative se è in predicato l’acquisto di una licenza. Può consigliare altresì lo sbarramento di strade alternative se in predicato è la cessione di una licenza.
È poi possibile beneficiare del disposto, ormai presente in quasi tutti gli Stati, secondo cui può essere chiesta una licenza obbligatoria osservando determinate prassi e regole e tenendo conto che il prodotto così ottenuto soggiace a certe regole di circolazione.
Da quanto sopra appare evidente che avviare una trattativa di licenza impone una pluralità di meditate decisioni preventive.
Nel corso di una trattativa ci sono dei fattori che devono essere esaminati e considerati.
Una licenza impone, tra i partner, un rapporto di tipo fiduciario in quanto l’esito di un rapporto di licenza dipende molto dal tipo di cooperazione che s’instaura tra i partner.
È questo l’aspetto principale da esaminare e da valutare con molta attenzione sia per non ritrovarsi un partner “rumoroso” ed esigente, sia per non ritrovarsi un partner interessato solo all’acquisizione della nostra tecnologia, sia per non trovarsi con un partner inadatto tecnicamente e/o commercialmente.
Va poi valutato il pericolo che il partner subisca trasformazioni, cambiando le caratteristiche del rapporto iniziale.
Tali trasformazioni possono avvenire ad esempio per passaggi di quote azionarie, per cambiamento dei dirigenti, per trasferimento dei partner, per scorporo del ramo di attività, ecc.
Queste eventualità, unite alla possibile trasmissione della licenza, vanno attentamente valutate e regolamentate nell’accordo. Una licenza è nella più parte delle volte un rapporto a livello internazionale, il che comporta una pluralità di rischi politici ed economici, nonché di costi relativi. Una licenza con un partner operante nei Paesi occidentali, fa normalmente soggiacere il rapporto a condizioni, ancorché non espresse, dipendenti da specifiche norme legislative in merito. Diversa è la condizione ove il partner ricevente operi in un Paese in via di sviluppo.
In questo caso le eventuali clausole restrittive, nonché la libera circolazione delle royalty e dei compensi, possono subire delle limitazioni anche drastiche. Anche la UE ha previsto limitazioni per determinate clausole che falsano la libera concorrenza.
È quindi necessario valutare con attenzione la legge applicabile e quale autorità deve interpretare l’accordo in base a tale legge.
Una licenza investe un periodo più o meno lungo di tempo e quindi si deve tener presente che certe situazioni sono mutevoli quali, ad esempio, aspetti politici, economici, di mercato, fiscali, valutari, ecc. Aggiuntivamente, in base alla durata dell’accordo si deve valutare e prevedere l’eventualità che il prodotto divenga nel frattempo obsoleto.
Per tutti questi fattori e per altri ancora, che dipendano dal mercato e/o dal prodotto, è necessario identificare con chiarezza le circostanze che hanno permesso di avviare e di concretizzare l’accordo nonché i presupposti su cui l’accordo stesso è stato perfezionato. Questi aspetti, che vengono inseriti sotto forma di premesse negli accordi di licenza, permettono nel tempo di chiarire il perché ed il senso di clausole che, successivamente, potrebbero risultare quanto meno oscure o dubbie.
È necessario definire con molta attenzione l’oggetto del contratto.
A puro titolo esemplificativo si deve chiarire:

• in che cosa consiste esattamente l’oggetto del contratto;
• se e quali diritti di brevetto rientrano nel contratto;
• se e quali diritti di marchio rientrano nel contratto;
• che cosa si intende per know-how, qualora il contratto preveda trasferimento di know-how, che cosa contiene esattamente, ai fini contrattuali, tale concetto e con che modalità viene trasferito;
• qualora sia previsto uno scambio di disegni, progetti o altro, che cosa e con che modalità esattamente avviene la consegna;
• quale territorio copre la licenza;
• l’eventuale programma di trasferimento del contenuto della licenza.

Il definire genericamente che viene trasmesso del know-how serve solo a legare l’acquirente il quale non sempre può protestare qualora vengano trasmesse informazioni almeno in parte note ovvero informazioni che richiedano ulteriori studi ed esperienze per concretizzare un prodotto completo ed industrialmente definito. Indicare genericamente che ci sono brevetti e/o marchi, e non specificarli e/o non dire nulla attorno ad essi in modo da renderli identificabili univocamente, crea solo confusione e pericoli di conflitti. Va poi ricordato che, se vengono ricompresi brevetti e/o marchi, è opportuno verificare preliminarmente lo stato vita e che cosa esattamente proteggono. Sorprese in tal senso sono spesso presenti. Lo stesso vale qualora non si indichi chiaramente che cosa è l’oggetto del contratto, quali sono le sue caratteristiche, come è identificabile, ecc. Per migliorare questa parte dell’accordo si ricorre, frequentemente, all’uso delle definizioni che servono a dare un contenuto preciso e circoscritto ai singoli aspetti.
Si deve poi valutare se la licenza deve essere esclusiva o non esclusiva. Se la licenza è esclusiva, può esserlo, ad esempio, come produzione ma non come vendita, ovvero può essere esclusiva in un territorio e non esclusiva in un altro, ecc. Si deve poi considerare se nei territori coperti dalla licenza il licenziatario può dare sublicenza ed a quali condizioni. Deve essere anche definito se il licenziatario può costruire altri prodotti in concorrenza ovvero se esso deve acquisire l’oggetto della licenza quale prodotto primario, od unico, del suo programma di produzione.
Un aspetto importante è la definizione di quale libertà ed autonomia, ed a che condizioni, il licenziatario godrà alla fine dell’accordo sul contenuto del contratto.
Va esaminato se, perdurando l’accordo, il licenziante deve mantenere qualche libertà, o autonomia, ovvero se deve impegnarsi a non vendere, e/o non costruire nel territorio coperto dall’esclusiva. Sono anche da prevedere casi particolari di fornitura fuori dal territorio, ovvero forniture speciali nel territorio a favore di aziende la cui sede è fuori di esso.
È importante chiarire cosa si intende e che contenuto effettivo ha l’assistenza tecnica fornita, nonché si deve quantificarne i costi. Vanno indicati con precisione i giorni/uomo presso il licenziante e/o il licenziatario e quali sono le caratteristiche dei tecnici relativi. È bene chiarire anche chi paga l’argent de poche ai tecnici in missione ed a carico di chi sono le spese di vitto, viaggio e alloggio, nonché di assicurazione. Per contraenti distanti tra loro è bene indicare come e da quando si inizia il computo dei giorni/uomo di assistenza che il licenziante fornisce al licenziatario. È bene chiarire le metodologie di calcolo, addebito e pagamento dell’assistenza eccedente i valori contrattuali.
Un aspetto importante è la qualità che il licenziatario deve garantire, nonché le metodiche da utilizzare per controllare tale qualità. Sono anche da prevedere quali penali verranno applicate se tale qualità non venisse reintegrata entro un tempo definito a partire dal momento in cui il licenziante si accorge che essa è scaduta al di sotto dei livelli contrattuali.
L’obbligo di assistenza tecnica che il licenziatario deve prevedere pre- e post-vendita va normalmente previsto e che tipo di assistenza deve essere garantita.
È importante definire l’obbligo del segreto che deve comunque incombere almeno sul licenziatario, nonché la durata di tale obbligo al decadere del contratto, e chi è soggetto a tale obbligo.
Va definito se il licenziatario deve marcare il prodotto indicando il licenziante e con quali modalità.
In molti contratti, ove il prodotto lo permette, viene imposto di prevedere mezzi di controllo (numeri di matricola, sistemi di misura sigillati, ecc.) che facilitano eventuali controlli effettuati dal licenziante o da chi per esso.
È prassi definire come le parti si regolano nel caso di miglioramenti, nuove soluzioni, innovazioni ed invenzioni che una o l’altra parte eventualmente concretizzano perdurando il rapporto. In tal senso si deve definire a chi appartengano eventuali nuovi brevetti, come entrano nel rapporto contrattuale e come vengono remunerati.
Riveste molta importanza la garanzia che il licenziatario fornisce sui diritti di brevetto e sull’esistenza di eventuali diritti di terzi. Va anche prevista la regolamentazione dell’eventualità che il licenziatario, o suoi clienti, venga attaccato, ovvero l’eventualità che il licenziatario debba difendersi da casi di contraffazione.
Va chiaramente regolamentato l’aspetto economico della licenza e le modalità di pagamento in cui si comprende:

• l’eventualità di un pagamento una tantum per la licenza relativa ai diritti di brevetto e/o di marchio;
• l’eventualità di un pagamento una tantum per il know-how;
• l’eventualità di somme anticipate da scalare dai diritti periodici alle royalty secondo valori da pattuire;
• le royalty con o senza minimo garantito;
• eventuali altri compensi.

Nel caso di royalty si deve indicare esattamente come vanno calcolate e su che cosa si applicano, se devono essere tenuti registri specifici, se le royalty sono comprensive o meno delle eventuali tasse pagate all’origine, se deve essere trasmesso un certificato connesso con la doppia tassazione, se deve essere trasmesso un resoconto preciso e, in tal caso, da chi deve essere certificato, ecc. È utile indicare le eventuali banche d’appoggio, a quali condizioni si considera avvenuto il pagamento e le penalità in caso di ritardato pagamento.
Normalmente, vengono previste una o più clausole di controllo per permettere al licenziante di effettuare gli eventuali controlli non solo tecnici, ma anche contabili. In certi casi viene indicato come parte della contabilità deve essere tenuta e come, da chi, quando, e con che preavviso i controlli possono venire effettuati. Sono normalmente previste clausole connesse alle trasformazioni del partner, ad avvenimenti impeditivi di forza maggiore, a modifiche ed invalidità parziali delle clausole, al foro ed alla legge competente od, in alternativa, all’arbitrato ed a quale tipo di arbitrato, agli indirizzi a cui inviare le comunicazioni ufficiali, come inviare le comunicazioni ufficiali, ecc.
Se viene prevista la clausola arbitrale normalmente si indica che essa dura per un certo periodo nella misura in cui ci sia materia deferibile ad arbitrato, anche dopo la scadenza del contratto. Vengono normalmente previste anche clausole connesse con avvenimenti finanziari (fallimento, concordato, ecc.)
Va infine regolamentata con chiarezza la durata della licenza e le condizioni per cui la licenza diviene operativa e da quando essa diviene operativa.