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Sottosezioni:

·IL MARCHIO IN ITALIA

Definizione

Segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, quali: parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, che viene utilizzato da un ente o da un’impresa per contraddistinguere se stessa e/o i prodotti, e/o i servizi che produce, e/o che commercializza.

Diritti

Il marchio è il segno che serve a distinguere un’impresa o un ente, ovvero il prodotto, o il servizio, di questi, dai prodotti, e/o dai servizi della concorrenza.
Il marchio ha quindi funzione: distintiva, di provenienza dei prodotti e servizi, di garanzia di uniformità di qualità e comunicativa.

La registrazione di un marchio conferisce nello Stato, a colui che l’ottiene, un diritto assoluto di utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti o i servizi, fabbricati, messi in commercio, o forniti, per i quali il segno è stato registrato.

Il titolare di un marchio registrato può quindi vietare ai terzi l’uso di marchi identici al proprio marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. Può altresì vietare l’uso di marchi identici o simili al proprio marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini.
Il titolare di un marchio registrato può inoltre vietare ai terzi l’uso di marchi identici o simili al proprio se, nello Stato, il proprio marchio gode di rinomanza. Similmente può vietare l’uso del marchio se detto uso consente ai terzi di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del proprio marchio.

Il titolare di un marchio d’impresa registrato non può vietare ai terzi l’uso, nella loro attività economica:

  1. del loro nome ed indirizzo;
  2. di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
  3. del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.

Il titolare di un marchio d’impresa registrato, inoltre, non può vietare l’uso del marchio per prodotti immessi in commercio nell’Unione Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso (importazioni parallele).

Il marchio deve essere richiesto per prodotti o servizi compresi in classi definite all’interno di una specifica classificazione internazionale.
Nella scelta dei prodotti o dei servizi, per i quali si richiede la protezione del marchio, si devono cautelativamente comprendere anche quelli affini e quelli che trovano sbocco nelle stesse linee commerciali.

Per la registrazione valgono le stesse norme che valgono per le invenzioni.

In Italia un marchio dura 10 anni dal deposito e può essere rinnovato un numero illimitato di volte.

Titolarità

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti, o nella prestazione di servizi della propria impresa, o di imprese di cui abbia il controllo, o che ne facciano uso con il suo consenso.
Chiunque può richiedere la registrazione di un marchio, sia esso persona giuridica o persona fisica. L’importante è che il richiedente si proponga di utilizzare il marchio entro i termini previsti dalla legge (5 anni dalla data di registrazione). Il non utilizzo provoca la decadenza del marchio stesso. La decadenza deve essere dimostrata dal terzo interessato.      
Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere la registrazione di un marchio.

Tipologie

I marchi si suddividono in:

  1. di fabbrica: quando sono adottati dall’industria per contraddistinguere i propri prodotti; si deve ricordare che un marchio di fabbrica non può essere mai soppresso dal commerciante, qualora il produttore ve lo apponga;
  2. di commercio: quando sono adottati dall’ente commerciale per contraddistinguere le merci vendute attraverso le proprie linee commerciali, siano esse anche solo negozio o magazzino;
  3. di servizio: quando sono destinati a contraddistinguere, ad esempio, l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiale e simili. I servizi che un marchio può contraddistinguere sono soltanto le prestazioni che un’impresa rende a terzi.

Sono previsti i marchi collettivi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.
Questi marchi non appartengono a chi li usa, bensì a quel soggetto, organizzato in forma d’impresa, che li ha richiesti e che provvede a concederne l’uso a chi possiede i requisiti previsti e che si assoggetta al rispetto del regolamento d’uso, che deve essere previsto e depositato a corredo del marchio.
I tipi di marchio qui individuati e a seguire specificati non devono essere confusi con alcuni tipi di marchio che derivano da specifiche leggi europee, o nazionali, poste a tutela di prodotti agroalimentari.
In questo contesto rileva il Regolamento CEE n. 2081/92 che ha creato i seguenti marchi:

  1. DOP - Denominazione di Origine Protetta
    Questa denominazione identifica prodotti che sono trasformati, elaborati e preparati in una determinata area geografica.
    Alcuni esempi sono il prosciutto di San Daniele, il pecorino sardo e alcuni oli.
  2. IGP - Indicazione Geografica Protetta
    Questa denominazione identifica prodotti di cui almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione o elaborazione avviene in una determinata area geografica.
    Alcuni esempi: il pomodoro di Pachino e il lardo di Colonnata.
  3. STG - Specialità Tradizionale Garantita
    Questa denominazione identifica prodotti svincolati da una specifica origine, ma caratterizzati da una composizione tradizionale del prodotto o da un metodo di produzione tradizionale.
    Un esempio tipico sono le mozzarelle.

In Italia, prima del Regolamento CEE sopra menzionato, erano già in vigore delle norme poste a tutela delle specificità agroalimentari.
Successivamente a detto Regolamento, il sistema di certificazione nazionale viene utilizzato esclusivamente per i vini. In particolare:

  1. DOCG - Denominazione di Origine Controllata e Garantita
    Questa denominazione viene apposta ai vini che, oltre ad essere di qualità, devono essere imbottigliati nella zona di produzione e in contenitori inferiori ai cinque litri di capienza.
  2. DOC - Denominazione di Origine Controllata
    Questa denominazione indica vini di qualità originari di limitate zone che vengono richiamate nel nome del vino.
    Inoltre, i vini con questa denominazione devono rispettare specifiche caratteristiche enochimiche e organolettiche i cui requisiti sono fissati da Disciplinari di produzione.
  3. IGT - Indicazione Geografica Tipica
    Questa denominazione indica vini da tavola provenienti da aree geografiche ampie i cui requisiti enochimici e organolettici sono meno restrittivi di quelli fissati per i vini Doc.

Classificazione

Possono essere registrati come marchi tutti i segni rappresentabili graficamente e che, al momento del deposito, non siano di uso generale, nè già noti come marchi distintivi di prodotti o servizi dello stesso genere o di un genere affine fabbricati, messi in commercio o forniti da terzi.
I marchi possono essere:

  1. Marchi denominativi
    I marchi denominativi sono quelli costituiti da parole di fantasia, nomi patronimici, nomi geografici, denominazioni sociali, sigle, lettere dell’alfabeto, numeri, ecc.
  2. Marchi figurativi
    I marchi figurativi sono quelli costituiti da emblemi e colori fino a rappresentazioni più elaborate, quali vignette, etichette, ritratti, ecc.
  3. Marchi complessi
    I marchi complessi sono quei marchi costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi.
  4. Marchi sonori
    I marchi sonori sono ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi. La registrazione di tali marchi avviene depositando il relativo pentagramma.
  5. Marchi di forma o tridimensionali
    I marchi di forma o tridimensionali sono le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va ricordato che la validità dei marchi di forma non può ammettersi indiscriminatamente, ma solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. A detta forma devono essere estranei sia i compiti estetici che quelli funzionali, o comunque di utilità particolare, altrimenti la tutela viene ottenuta tramite brevetti per invenzione industriale e modello d’utilità, oppure tramite la registrazione di modelli.
  6. Marchi olfattivi
    I marchi olfattivi possono essere validamente protetti se vengono riprodotti graficamente, ad esempio mediante formule chimiche o galeniche o con sistemi di analisi o descrittivamente.

Requisiti di registrabilità

Il marchio, per poter essere registrato, deve possedere un’astrat­ta capacità distintiva che è espressa dall’impressione d’insieme che esso determina nel consumatore di media diligenza e intelligenza.

Il marchio deve essere nuovo, cioè non deve essere anticipato da altri marchi identici o simili come in vigore in Italia.           
La novità si valuta con riferimento alle classi dei prodotti e dei servizi risultanti dalla specifica classificazione internazionale; si valuta inoltre in funzione dell’affinità dei prodotti e dei servizi e del tipo di clientela a cui sono destinati.
Prima di procedere al deposito di un marchio è sempre bene effettuare una ricerca di anteriorità per valutarne la novità.
Una ricerca di anteriorità comunque non fornisce mai una garanzia assoluta a causa dell’aggiornamento delle fonti e dell’esistenza di eventuali marchi di fatto. Le ricerche di anteriorità effettuate via internet non hanno, nella maggior parte dei casi, efficacia.

Non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente:

  1. dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi;
  2. da indicazioni descrittive che si riferiscono ai prodotti o servizi.

Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio: le parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume. 
La norma colpisce i marchi contenenti raffigurazioni o parole oscene e cioè offensive del comune senso del pudore oppure miranti a screditare le istituzioni, il sentimento religioso, i simboli della nazione.
Non possono altresì essere oggetto di registrazione di marchio gli stemmi, le bandiere, i punzoni ufficiali ed altri segni considerati nelle Convenzioni Internazionali vigenti, nonché gli stemmi e gli emblemi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.   

I nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, nonché le denominazioni e le sigle di manifestazioni nonché i nomi di Enti ed associazioni, se notori, possono essere registrati come marchi solo dagli aventi diritto, oppure da terzi che dispongano del consenso di questi.

Non possono inoltre essere registrati come marchi i segni il cui uso violerebbe un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
Inoltre i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi, non possono essere registrati come marchi.

Marchi deboli e marchi forti

I marchi possono essere classificati anche come marchi deboli e marchi forti.
È possibile usare come marchio una parola che risulti dalla modificazione, anche lieve, della denominazione generica del prodotto (un caso limite è stato l’uso della parola “automobilio” per contraddistinguere un’automobile). Un tale marchio gode di una protezione molto limitata (e per questo viene normalmente definito marchio debole) in quanto esso è protetto solo nella misura in cui differisce dalla denominazione generica del prodotto.

Sono marchi forti quelli dotati di un particolare potere individualizzante e cioè quelli in cui le parole, le figure e gli altri segni che li compongono non presentano, almeno immediatamente, né alcuna connessione, né alcun legame concettuale con il prodotto da essi contraddistinto.
Un marchio patronimico (cioè costituito da un nome di persona) è un marchio forte, stante la mancanza di ogni collegamento concettuale con il prodotto.
Gli imprenditori dovrebbero sempre proteggere il proprio nome come marchio ad evitare l’insorgere di terze imprese con lo stesso nome.

Il “secondary meaning”                   

Il fenomeno così detto del secondary meaning ha luogo quando un’espressione descrittiva, espressiva o comunque di uso comune, e pertanto non proteggibile quale marchio, mantiene il proprio significato originario ma, con l’andar del tempo, ne assume un altro, secondario, dotato della capacità di contraddistinguere la provenienza di prodotti da una certa impresa. Ciò accade principalmente grazie all’uso costante e sostanzioso fatto da parte dell’impresa e della conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori.

Marchi di fatto   

Il diritto all’uso esclusivo del marchio si può acquisire anche con l’uso del marchio da parte dell’impresa, indipendentemente da ogni registrazione (così detto marchio non registrato o marchio di fatto).
Il marchio non registrato gode di una protezione giuridicamente inferiore.
Infatti solo se, attraverso l’uso, esso ha raggiunto una notorietà sufficientemente estesa sul territorio nazionale, in continuità d’uso il titolare può impedire che terzi registrino un marchio corrispondente, come impedirebbe tale registrabilità un precedente marchio registrato ancora valido.
Se invece il preuso è avvenuto da parte del titolare della domanda di marchio, ciò non costituisce preclusione alla registrabilità.
Ci sono Stati che non riconoscono il preuso e neppure i marchi di fatto.
Se invece il marchio non registrato gode di una notorietà solo locale, altri potranno registrare un marchio corrispondente, mentre chi ha fatto uso del marchio non registrato potrà continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti del preuso, ossia nei limiti della diffusione locale.
Marchi notori all’estero, se la risonanza si è estesa in Italia, precludono la registrazione del marchio in Italia da parte di terzi.

Decadenza
           
Se il marchio registrato non è utilizzato, dal titolare o da un avente causa autorizzato, per 5 anni consecutivi dalla data di registrazione, salvo casi particolari, decade.
L’onere di provare la decadenza è a carico dei terzi interessati.
La decadenza comunque non può essere fatta valere se l’uso è iniziato o ripreso prima della richiesta di decadenza come inoltrata dai terzi.
Il diritto al marchio rimane nella titolarità dell’impresa anche in caso di fallimento o di messa in liquidazione, non prevedendo tali ipotesi la cessazione definitiva dell’impresa.

Il diritto al marchio si estingue per non uso quando sia cessata definitivamente la produzione e/o il commercio esercitato sotto quel marchio e tale ipotesi si verifica con l’estinzione della società, estinzione che fa venir meno il titolare del marchio stesso, ove esso (marchio) non sia stato precedentemente e validamente ceduto.

Si ha decadenza per volgarizzazione quando il marchio ha perso la sua forza distintiva di fronte all’acquisizione della parola al linguaggio comune dei consumatori e dei produttori (come il caso di PREMAMAN per abiti per gestanti, oppure PAGLIA E FIENO per paste alimentari).

Un marchio inoltre decade per decettività nel caso di uso ingannevole, di uso contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Un marchio collettivo decade per mancata applicazione del relativo regolamento.

Un marchio scaduto o decaduto per non uso o per cessazione dell’impresa può essere lecitamente ridepositato, o semplicemente usato, da parte di un soggetto diverso dal precedente titolare.

Cessioni o licenze

Il marchio può essere ceduto senza l’azienda, o senza un ramo di detta, purché, da tale cessione, non derivi inganno al consumatore.
Lo stesso marchio può essere ceduto a più titolari differenti a condizione che ciò non crei confusione nei consumatori.

Il marchio può anche essere oggetto di licenze d’uso nei limiti convenzionali pattuiti tra i contraenti.
Le imprese devono evitare di concedere l’uso del proprio marchio a rivenditori, rappresentanti, agenti o ad altre imprese senza una regolarizzazione dell’uso stesso. Inoltre, le imprese devono evitare che terzi, autorizzati all’uso del marchio dell’impresa, lo adottino nella propria ragione sociale, se costretti, devono prevedere specifiche pattuizioni che devono seguire precise regole di accettazione.

La convalida
           
Il titolare di un marchio registrato o usato con notorietà non puramente locale, che tolleri per 5 anni l’uso di un marchio posteriore registrato, uguale o simile al suo, non può nè chiedere la nullità del marchio posteriore, nè impedirne l’uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto secondo marchio è stato usato.
Con questa norma si è introdotto l’onere di vigilanza a carico dei titolari dei marchi.

La tutela

La tutela del marchio può essere sia amministrativa che giudiziaria.

La tutela amministrativa si sviluppa mediante una specifica procedura di opposizione alla concessione definitiva (al momento della messa in stampa del presente libretto non è ancora operativa in Italia).

La tutela giudiziaria può svilupparsi sia sul piano civile che su quello penale.
L’azione giudiziaria a tutela del diritto di marchio può essere di accertamento, di inibitoria, di risarcimento danni, nonché di rivendica quando è in contestazione la titolarità del marchio.
Si applicano sostanzialmente le stesse norme valide per i brevetti.

Deposito del marchio all’estero

Per l’estensione all’estero di un marchio, la priorità scade dopo 6 mesi dal deposito in Italia. Estendere all’estero un marchio in regime di priorità significa che la data di validità del marchio depositato all’estero decorre dalla data di deposito del marchio italiano.

Un marchio, contrariamente ai brevetti per invenzione industriale, per modello d’utilità e per modello e disegno, può essere esteso all’estero anche dopo i 6 mesi ed anche se già divulgato.

Quando un’impresa inizia ad operare all’estero deve porsi il problema della “pirateria” molto in uso in certi Stati.
Deve tener cioè presente l’usanza, favorita da particolari norme, che terzi hanno, in determinati Stati, di proteggere a loro nome marchi altrui per trarre poi illecito guadagno anche rivendendoli al legittimo proprietario.

Non tutti gli Stati concedono la registrazione di un marchio senza un esame preliminare quanto a merito e tale esame, ove viene effettuato, in alcuni casi, è molto severo e non è detto che si riesca sempre a superarlo.


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